Суд второй инстанции сослался на пункт 2 ст.4  Закона Российской Федерации  от 23.09.1992г. №3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон) ,  пункт 14.4.2. и подпункт "б" пункта 14.4.2.3. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003г.№32, и указал, что обозначение "Мальвина", используемое ответчиком на упаковке выпускаемой им продукции, не является сходным до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, а потому оснований для вывода о нарушении исключительных прав ООО "Джина" не имеется. Не согласившись с данным судебным актом, ООО "Джина" обратилось в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить постановление в связи с неправильным применением норм материального права и несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

Доводы кассационной жалобы сводятся к тому, что суд сделал ошибочные выводы о возможности использования ответчиком слова "Мальвина" на упаковке мороженого на основании технических условий, зарегистрированных МЦСМ Госстандарта 22.05.1990 за №005/021928, и об отнесении товарного знака истца к изобразительным и объемным.

Суд неправильно применил пункт 2 ст.4 Закона, поскольку при оценке спорных изображений надлежит искать сходства, а не различия.

При оценке схожести обозначений, используемых сторонами спора, суд должен был сравнивать словесные обозначения, занимающие доминирующее положение и являющиеся одинаковыми, а не иные элементы обозначения. Указанный вывод, по мнению истца, подтверждается Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденными приказом Роспатента от 27.03.1997г. №26.

ОАО "Кировский хладокомбинат" отзывом на жалобу отклонило доводы заявителя и просило оставить ее без удовлетворения.

Законность постановления Второго арбитражного апелляционного суда по данному делу проверена Федеральным арбитражным судом Волго-Вятского округа в порядке, установленном в статьях 274, 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела и заслушав полномочных представителей сторон, кассационная инстанция не нашла оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

Как видно из документов и установлено судом, ООО "Джина" является правообладателем комбинированного товарного знака "Мальвина, Джина" на товары 30-го класса МКТУ - йогурт замороженный, мороженое, мороженое фруктовое с приоритетом от 13.04.2004, что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №304323.

ОАО "Кировский хладокомбинат" на основании технических условий на мороженое ТУ 10.16.0015.005-90 производит и реализует мороженое "Мальвина".

Посчитав, что использование слова "Мальвина" на упаковке и сопроводительной документации мороженого, производимого ОАО "Кировский хладокомбинат", нарушает права ООО "Джина" последнее обратилось в арбитражный суд.

В соответствии с пугнктом 1 ст.4 Закона правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать его использование другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.

В силу пункта 2 ст.43 Закона нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях к продаже товаров; в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Из смысла приведенной нормы следует, что незаконным использованием товарного знака является, в том числе, использование обозначения сходного с товарным знаком до степени смешения на упаковках товаров и на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот.

Таким образом, при разрешении настоящего спора суду надлежало установить имеются ли на упаковке производимого ОАО "Кировский хладокомбинат" мороженого и сопутствующей документации обозначения сходные до степени смешения с товарным знаком "Мальвина, Джина", права на который в отношении товаров 30-го класса МКТУ принадлежат ООО "Джина".

В подпункте 14.4.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003г. №32, установлено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

При оценке представленных сторонами спора доказательств суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии тождества обозначений, мотивировав свой вывод тем, что сравниваемые образцы выполнены в различной цветовой гамме, содержат разные графические изображения (розу и девочку), словесное обозначение "Мальвина", "Джина" ответчик не использует, стиль написания слов отличен друг от друга.

При этом суд указал, что наличие в сравниваемых образцах одинакового словесного обозначения "Мальвина", в силу большого количества различий в остальных элементах товарного знака, не влечет смешения обозначений.

 
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 04.09.2007, дело №А28-6995/2006-361/17

Постановление Президиума ВАС РФ от 25.03.2008г. № 16744/07, дело №А28-6995/2006-361/17