Решением от 29.04.2010 Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в соответствии с абзацами первым и четвертым пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках) признала предоставление правовой охраны товарному знаку "FLICKER/ФЛИКЕР" по свидетельству №285770 недействительным в части товаров 9-го класса МКТУ, а именно: круги световозвращающие, прикрепляемые к одежде для предупреждения транспортных аварий; панели сигнальные светящиеся или механические; буи светящиеся; знаки светящиеся; знаки дорожные светящиеся или механические.
    Суды апелляционной и кассационной инстанций не приняли во внимание названное решение Роспатента, указав, что спорные приспособления относятся к виду товаров "светоотражатели оптические", в отношении которых правовая охрана товарному знаку общества сохранена.
    Поскольку спорные правоотношения возникли до введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст.5 Федерального закона от 18.12.2006 №231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" к ним подлежит применению Закон о товарных знаках. 
    В решении от 29.04.2010 Роспатент указал, что слово "FLICKER" в переводе с английского языка означает "мерцать, сверкать, мигать", а значение слова "мерцать" в Толковом словаре Владимира Даля определено как "слабо сверкать, сиять бледным или дрожащим светом". В силу изложенного Роспатент пришел к выводу о том, что словесный элемент "FLICKER" является характеризующим товары 9-го класса МКТУ "круги световозвращающие, прикрепляемые к одежде для предупреждения транспортных аварий; панели сигнальные светящиеся или механические; буи светящиеся; знаки светящиеся; знаки дорожные светящиеся или механические", указывая на их свойства, поскольку для целей функционального назначения эти товары обладают свойствами производить свечение (излучать свет) и визуальным эффектом, связанным со свечением (блестеть, отражать свет). Признав, что словесный элемент "FLICKER" является в отношении перечисленных товаров неохраноспособным (описательным) элементом, Роспатент счел, что данный элемент, так же как и словесный элемент "ФЛИКЕР", не могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых, поскольку они занимают равнозначное доминирующее положение в товарном знаке.
    Названное решение Роспатента не оспорено и не признано недействительным в установленном законом порядке, таким образом, в силу подпункта 1 пункта 1 статьи 28 Закона о товарных знаках истец не является обладателем подлежащих охране исключительных прав на товарный знак "FLICKER/ФЛИКЕР" в отношении перечисленных товаров с даты приоритета (12.05.2004).
    Между тем суд кассационной инстанции полагал, что наличие решения Роспатента от 29.04.2010 не является основанием для отказа обществу в иске, поскольку корпорация выпускала товар в виде светоотражающих браслетов, которые относятся к общему виду товара "светоотражатели оптические", в отношении которого правовая охрана недействительной не признана.   
    Однако этот вывод суда кассационной инстанции не соответствует решению Роспатента, поскольку независимо от того, что спорное приспособление по форме не является кругом и не названо знаком, оно также служит для предупреждения транспортных аварий и характеризуется свойством товара излучать и отражать свет, поэтому может быть отнесено к товарам, входящим в группы "круги световозвращающие, прикрепляемые к одежде для предупреждения транспортных аварий" или "светящиеся знаки", указанные в свидетельстве на товарный знак № 285770. Следовательно, истец не вправе был запрещать использование обозначения "ФЛИКЕР" в отношении спорных товаров, а суды сделали неправомерный вывод, что общество обладает исключительными правами на спорный товарный знак в отношении товара, введенного в хозяйственный оборот корпорацией в упаковке со спорным обозначением, и необоснованно удовлетворили иск.

Постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 №674/10, дело №А40-72552/08-51-639