BarristerDorosh - Адвокатский кабинет - Созданные страницы

к закрытому акционерному обществу "Элвис-Телеком" (ОГРН 1027739280590), автономной некоммерческой организации "Координационный центр национального домена сети Интернет" (ОГРН 1027739030582), Красикову Вячеславу Валентиновичу (ОГРНИП 309774621600254)

о защите исключительных прав

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Сантехоптторг" (далее - ООО "Сантехоптторг", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Закрытому акционерному обществу "Элвис-Телеком" (далее - ЗАО "Элвис-Телеком", ответчик 1, регистратор), Автономной некоммерческой организации "Координационный центр национального домена сети Интернет" (далее - АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет", ответчик 2): об обязании ответчиков отменить регистрацию доменного имени "теплыйдом.рф" за В.В. Красиковым; об обязании ответчиков предоставить ООО "Сантехоптторг" преимущественное право регистрации доменного имени "теплыйдом.рф" как правообладателю соответствующего товарного знака.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 01.09.2011 к участию в деле в качестве соответчика привлечен Вячеслав Валентинович Красиков (далее - В.В. Красиков, ответчик 3).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.10.2011 исковые требования ООО "Сантехоптторг" удовлетворены частично. Взыскана с В.В. Красикова в пользу ООО "Сантехоптторг" компенсация в размере 40 000 руб., судебные издержки в размере 4000 руб., государственная пошлина в размере 2 000 руб. В остальной части иска к В.В. Красикову отказано.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.11.2011 исправлена описка, допущенная в мотивировочной части решения от 12.10.2011.

Девятый арбитражный апелляционный суд на основании п. 29 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" вынес определение от 26.12.2011 о переходе к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции, поскольку первоначально заявленное требование об обязании ответчиков отменить регистрацию доменного имени "теплыйдом.рф" за В.В. Красиковым судом первой инстанции не рассмотрено.

При этом суд апелляционной инстанции исходил из следующего.

Арбитражным судом города Москвы удовлетворено ходатайство истца об уточнении исковых требований в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), что отражено в протоколе судебного заседания от 05.10.2011, а также в решении суда от 12.10.2011.

Исковые требования ООО "Сантехоптторг" приняты судом первой инстанции в следующей редакции: обязать ЗАО "Элвис-Телеком", АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет", Красикова В.В. предоставить истцу преимущественное право регистрации доменного имени "теплыйдом.рф" как правообладателю соответствующего товарного знака; взыскать с ответчиков расходы по уплате государственной пошлины в размере 8000 руб., судебные издержки в размере 8 311 рублей; взыскать с В.В. Красикова в пользу истца компенсацию в размере 5 000 000 руб.

Таким образом, суд апелляционной инстанции установил, что первоначально заявленное истцом требование об обязании ответчиков отменить регистрацию доменного имени "теплыйдом.рф" за В.В. Красиковым судом первой инстанции не рассмотрено. При этом, как указал суд апелляционной инстанции, удовлетворяя ходатайство истца "об уточнении исковых требований" (том 1, л.д. 102), суд первой инстанции не выяснил действительного волеизъявления истца в отношении первоначально заявленного требования об обязании ответчиков отменить регистрацию доменного имени "теплыйдом.рф" за В.В. Красиковым, и как следствие, не определил юридическую судьбу данного требования.

В связи с чем, суд апелляционной инстанции рассмотрел дело по правилам первой инстанции.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2012 решение суда от 12.10.2011 отменено. В удовлетворении иска отказано, а также отказано в удовлетворении ходатайства ООО "Сантехоптторг" о возмещении судебных расходов. При этом требование о взыскании с В.В. Красикова компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 5 000 000 руб. судом апелляционной инстанции не рассматривалось, поскольку, по утверждению суда, предъявление ООО "Сантехоптторг" дополнительного искового требования противоречит положениям действующего законодательства и не может быть принято судом.

Не согласившись с принятым по делу постановлением, истец обратился в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит о его отмене и принятии нового судебного акта об обязании ответчиков аннулировать регистрацию доменного имени "теплыйдом.рф" за Красиковым В.В.; об обязании ответчиков предоставить ООО "Сантехоптторг" преимущественное право регистрации доменного имени "теплыйдом.рф" как правообладателю соответствующего товарного знака; о взыскании с Красикова В.В. в пользу ООО "Сантехоптторг" компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 5 000 000 руб. и взыскании судебных издержек, расходов.

В обоснование кассационной жалобы истец ссылается на неправильное применение судами норм материального права: ст. ст. 1229, 1252, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); в нарушение пунктов 11, 12 ч. 2 ст. 271 АПК РФ не указано ни одно из объяснений представителя истца по апелляционной жалобе, не указаны мотивы, по которым суд не применил законы, на которые ссылался истец при рассмотрении дела, в том числе положения п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1252, пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ; все содержание постановления построено исключительно на доводах ответчика, а позиция истца со ссылками на нормы права, изложенная в апелляционной жалобе, а также объяснения в судебном заседании не были отражены в постановлении.

Дело по кассационной жалобе рассматривается в отсутствие ответчика 2 -АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет" на основании ч. 3 ст. 284 АПК РФ, отзыв на жалобу не поступал.

В отзыве на кассационную жалобу ЗАО "Элвис-Телеком" считает себя ненадлежащим ответчиком.

В заседании суда кассационной инстанции представитель истца поддержал доводы кассационной жалобы. Представитель ответчика 1 - ЗАО "Элвис-Телеком" оставил данный вопрос на усмотрение суда, представитель ответчика 3 - Красикова В.В. возражал против удовлетворения кассационной, представит в материалы дела текст выступления.

Законность постановления проверяется в порядке статей 284 и 286 АПК РФ.

Проверив обжалуемое постановление о применении судом апелляционной инстанции нормы права к установленным им обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, обсудив доводы кассационной жалобы и возражений на нее, суд кассационной инстанции считает, что оно подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, рассмотревшего дело по правилам суда первой инстанции, в связи с неправильным применением судом норм материального и процессуального права.

Как следует из обстоятельств дела и установлено судом, на основании свидетельств N 394260, N 417166 ООО "Сантехоптторг" обладает правом на товарный знак "Теплый Дом" с приоритетом от 03.09.2007 в отношении товаров и услуг 25, 36, 37 и 38 классов МКТУ.

Красиков В.В. является администратором доменного имени "теплыйдом.рф" с 11.11.2010.

Иск мотивирован тем, что при регистрации домена "теплыйдом.рф" использовано словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим ООО "Сантехоптторг".

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд апелляционной инстанции исходил из того, что в домене.РФ были предприняты все необходимые меры для того, чтобы у обладателей исключительных прав на товарные знаки обслуживания было достаточно времени для того, чтобы зарегистрировать интересующие их домены.РФ в приоритетном порядке в период с 25.11.2009 по 16.09.2010, т.е. на протяжении более 9-ти месяцев, чем не воспользовался истец; Красиков В.В. при регистрации доменного имени "теплыйдом.рф" не имел информации о существовании в городе Липецке ООО "Сантехоптторг", о принадлежности указанной организации исключительных прав на товарный знак по свидетельствам N 394260 и N 417166 со сроком регистрации 20.11.2009 и 26.08.2010 соответственно; истцом не представлено доказательств, подтверждающих факт осуществления В.В. Красиковым и истцом аналогичных видов деятельности; действия В.В. Красикова по регистрации доменного имени "теплыйдом.рф" не признаны Федеральной антимонопольной службой России в установленном порядке актом недобросовестной конкуренцией.

Суд апелляционной инстанции также указал, что сама по себе регистрация В.В. Красиковым доменного имени "теплыйдом.рф", которое не было зарегистрировано обладателями исключительных прав на товарный знак и на фирменное наименование в период приоритетной регистрации и в период открытой регистрации, не может являться нарушением исключительных прав на товарные знаки и на фирменные наименования; товарный знак истца по указанным свидетельствам является графическим, а не словесным, использованное в нем словосочетание "Теплый Дом" состоит из общеупотребительных слов, которые истец не вправе запретить кому-либо использовать, в т.ч. в доменном имени.

В связи с чем суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что ответчик В.В. Красиков в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком зарегистрировал доменное имя "теплыйдом.рф".

При проверке законности обжалуемого постановления суд кассационной инстанции, исходя из содержания постановления, соглашается с доводами кассационной жалобы о том, что в нарушение пунктов 11, 12 ч. 2 ст. 271 АПК РФ не указано ни одно из объяснений представителя истца по апелляционной жалобе, не указаны мотивы, по которым суд не применил законы, на которые ссылался истец при рассмотрении дела, в том числе положения п. 1 ст. 1229, п. 1 ст. 1252, пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ; доводы истца со ссылками на нормы права, изложенные в исковом заявлении, апелляционной жалобе, а также объяснения в судебном заседании не были отражены в постановлении.

Поскольку суд апелляционной инстанции рассматривал спор по правилам первой инстанции, то судом апелляционной инстанции не выполнены требования ч. 1 ст. 133 АПК РФ.

В данном деле указаны три ответчика, в том числе В.В. Красиков, привлеченный уже в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции. Поскольку в данном споре ответчики не являются солидарными ответчиками, то суд должен был предложить истцу указать требования к каждому из ответчиков, как предусмотрено п. 4 ч. 2 ст. 125 АПК РФ, что не было выполнено судом апелляционной инстанции.

При определении характера спорного правоотношения суду следовало предложить истцу уточнить требования с определением надлежащего ответчика. Тем более, как утверждает ЗАО "Элвис-Телеком" в отзыве на кассационную жалобу, и ранее при рассмотрении спора по существу (л.д. 60 - 62 т. 1), оно является только регистратором доменных имен в доменах.Ru и Рф, оказывает услуги регистрации доменных имен, а поэтому не может быть надлежащим ответчиком по делу о защите исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности. Данное обстоятельство не проверялось судом апелляционной инстанции, а также такие обстоятельства не проверялись в отношении ответчика 2 - АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет".

При новом рассмотрении дела суду необходимо предложить истцу уточнить требования к каждому из ответчиков, исходя из характера спорного правоотношения со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, поскольку действующим законодательством при рассмотрении гражданско-правового спора, связанного с защитой исключительного права на товарный знак и регистрацией доменного имени, не предусмотрены такие способы защиты нарушенных прав как предоставление преимущественного права регистрации доменного имени, отмена регистрации доменного имени лицом, являющимся только регистратором и не осуществляющим администрирование доменного имени. Тем более, что действия регистратора доменного имени не являются предметом спора по настоящему делу.

Кроме того, вывод суда апелляционной инстанции о том, что предъявление ООО "Сантехоптторг" дополнительного искового требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 5 000 000 руб. противоречит положениям действующего законодательства и не может быть принято судом, является ошибочным.

Действительно АПК РФ прямо не предусматривает такого понятия как предъявление дополнительного требования. В то же время нарушение судом первой инстанции ст. 49 АПК РФ не дает право суду апелляционной инстанции не рассматривать принятое судом первой инстанции дополнительное требование о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака при предъявлении искового заявления о защите исключительного права на товарный знак до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции. АПК РФ не дает право суду вообще не рассматривать принятое исковое требование к производству арбитражного суда. Тем более, что суд апелляционной инстанции сам перешел к рассмотрению дела по правилам первой инстанции, поскольку судом первой инстанции не было рассмотрено одно из заявленных требований.

При новом рассмотрении дела требование истца о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 5 000 000 руб. подлежит рассмотрению по существу судом апелляционной инстанции.

Направляя дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции суд кассационной инстанции также исходит из следующего.

Утверждая, что истец не подал соответствующей заявки в период приоритетной регистрации доменных имен за обладателями товарных знаков; Красиков В.В. не имел информации о существовании в городе Липецке ООО "Сантехоптторг" и о принадлежности указанной организации исключительных прав на товарный знак, суд апелляционной инстанции не учел того, что ст. 1484 ГК РФ не предусматривает никаких ограничений в реализации обладателем исключительного права на товарный знак при его размещении в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ). Условия о так называемой "приоритетной регистрации" доменных имен содержались только в Положении о приоритетной регистрации доменных имен в домене.РФ, разработанным Автономной некоммерческой организацией "Координационный центр национального домена сети Интернет", являющейся также ответчиком по настоящему делу. Применяя названное Положение, судом апелляционной инстанции не учтено, что оно не является нормативным правовым актом. В данном случае подлежат применению положения ст. ст. 1229, 1484 ГК РФ, которые не были применены судом апелляционной инстанции. Соответственно, не устанавливались обстоятельства, связанные с применением данных норм закона.

Кроме того, информация о зарегистрированных товарных знаках является общедоступной и предоставляется Роспатентом любым третьим лицам.

Согласно ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), ратифицированной Союзом ССР 19.09.1968, участники Конвенции обязаны обеспечить эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, актом которой считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В Постановлении от 11.11.2008 N 5560/08 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Суд апелляционной инстанции не дал правовой оценки доводам истца о том, что при регистрации домена "теплыйдом.рф" использовано словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу; товарный знак истца является словесным, в котором лишь оригинально исполнена буква "Д"; истец является лицом, которое обладает законными правами и интересами в отношении доменного имени "теплыйдом.рф"; в российской зоне сети Интернет доменное имя "теплыйдом.рф" администрируется Красиковым В.В. - лицом, не имеющим отношения к бизнесу истца и не получившим его согласия на использование товарного знака.

При проверке данных доводов истца суду необходимо учесть, что в соответствии с п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу ч. 1 ст. 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

Установление факта того, что при регистрации домена "теплыйдом.рф" использовано словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, имеет существенное значение для правильного разрешения спора, поскольку совпадение доменного имени второго уровня с товарным знаком истца является препятствием истцу использовать свои товарные знаки в доменном имени второго уровня в российском сегменте сети Интернет.

Утверждение суда апелляционной инстанции о том, что истцом не представлено доказательств, подтверждающих факт осуществления В.В. Красиковым и истцом аналогичных видов деятельности; действия В.В. Красикова по регистрации доменного имени "теплыйдом.рф" не признаны Федеральной антимонопольной службой России в установленном порядке актом недобросовестной конкуренцией, сделано без проверки и правовой оценки доводов истца о том, что он и не утверждал о наличии сходных видов деятельности с ответчиком 3 в связи с тем, что Красиков В.В. на момент рассмотрения спора в суде первой инстанции даже не использовал доменное имя "теплыйдом.рф"; это доменное имя стало использоваться Красиковым В.В. только при рассмотрении спора в суде апелляционной инстанции; для рассмотрения спора значения не имеет, использует ли ответчик доменное имя для аналогичных видов деятельности с истцом или нет, равно как и не имеет значения использование доменного имени в некоммерческих целях при размещении на сайте так называемых "научных трудов Красикова В.В. о проблемах энергосбережения в России".

При новом рассмотрении суду также необходимо учесть, что в случае установления наличия права администрирования доменного имени второго уровня, тождественного товарному знаку истца, без разрешения правообладателя, то уже данное обстоятельство создает угрозу нарушения исключительного права истца на товарный знак и является препятствием для использования товарного знака путем размещения его в сети Интернет, в том числе в доменном имени, а также учесть правовую позицию, изложенную в Постановлении от 18.05.2011 N 18012/10 Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

При таких обстоятельствах принятое по делу постановление не может быть признано законными, в связи с чем, подлежит отмене.

При новом рассмотрении суду необходимо учесть вышеизложенное, проверить в полном объеме доводы сторон и оценить все доказательства по делу в совокупности и во взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в ч. 2 ст. 71 АПК РФ, правильно применить нормы материального и процессуального права, и, соответственно, принять правильное решение.

Руководствуясь статьями 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2012 по делу N А40-55153/11-27-450 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Председательствующий судья

И.А.БУКИНА

Судьи

М.В.КОМОЛОВА

Л.В.ВЛАСЕНКО

СОТРУДНИЧЕСТВО